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중국최고인민법원의 마쿠쉬 청구항 해석 및
무효심판 중 선택요소 일부삭제 허용 여부에 관하여
특허법인 유일하이스트
이동규 변리사
마쿠쉬 청구항이란 『A, B, C 또는 D』 혹은 『A, B, C 및 D로 구성된 군에서 선택한…』의 형태로 표현되는 청구항을 말하는데, 주로 화학관련 발명에서 병렬적 개념을 총괄하는 개념이 없을 경우 이를 개별 청구항으로 잡아야 하는 불합리를 방지하기 위해 사용된다. 정정심판이나 무효심판중의 정정청구에서 우리나라 판례 및 심사기준은 마쿠쉬 청구항의 선택요소 일부 삭제를 특허청구범위 감축의 대표적인 태양으로서 인정하나, 중국의 경우 법원 사이에서도 이에 대한 견해가 나뉘어 선택요소 일부삭제 허용 여부에 대해 논란이 있었다.
이에 최근 중국최고인민법원(the Supreme People’s Court, SPC)은 무효심판 중 선택요소 일부에 있는 무효사유를 회피하기 위한 마쿠쉬 청구항 선택요소의 일부삭제는, 비록 보호범위가 좁아지고 사회 공중이익을 해치지 않더라도, 그러한 삭제로 인해 보호범위 판단에 있어 법적안정성을 해치고 사회에 불측의 손해를 줄 우려가 있어 허용될 수 없다고 판시하였다.
중국 내에서 마쿠쉬 청구항에 관한 두 가지 해석이 있었는데, 하나는 마쿠쉬 청구항은 integral technical solution으로서 선택요소의 집합이므로 무효심판 중 선택요소 일부삭제는 허용되지 않는다는 견해, 다른 하나는 마쿠쉬 청구항은 individual technical solution으로서 선택요소의 병렬적 나열에 불과하여 무효심판 중 선택요소 일부삭제가 허용된다는 견해로서, SPC는 마쿠쉬 청구항은 보호범위가 넓어 그 해석을 엄격히 하여야 한다며 전자의 해석을 지지하였다.
즉, 마쿠쉬 청구항의 선택요소는 단일성을 만족하여 같은 효과와 결과를 가지므로, 마쿠쉬 청구항은 같은 성질을 갖는 선택요소의 집합으로 보아야 하여 일부삭제는 허용될 수 없다고 판시하였다. 예를 들어, 선택요소 『a1, a2 및 a3』를 『a1 및 a2』로 삭제보정할 경우, 『a1 및 a2』가 공유하는 성질의 범위가 『a1, a2 및 a3』가 공유하는 성질의 범위 보다 크므로, 비록 보호범위는 좁아졌으나 발명의 설명에 뒷받침되지 않는 새로운 ‘중간보호범위’가 발생할 우려가 있어 허용될 수 없다.
따라서, 중국 출원 시 마쿠쉬 청구항을 사용할 경우, 무효심판 중 선택요소 일부삭제는 법적안정성을 해칠 우려가 있어 제한적으로만 허용되므로, 일부 선택요소의 무효사유로 청구항 전체가 무효가 되지 않기 위해 선택요소의 등록가능성 등을 기준으로 선택요소를 분류하여 여러 종속항을 증설하는 방안이 효과적일 것으로 판단된다. 또한, 중국특허심사국(the Examination Department of SIPO)은 이러한 SPC의 판단은 무효심판 중의 삭제에만 적용된다고 밝힌 바 있어, 등록가능성을 높이기 위해 심사절차에서의 선택요소 일부삭제도 고려할 수 있을 것으로 판단된다.
참고자료.
This case relates to Patent 97126347.7 entitled “a method for preparing a pharmaceutical composition for treating or preventing hypertension”, which was filed on February 21, 1992 by Daiichi Sankyo Company Limited and granted on September 24, 2003.
Claim 1 as granted of the subject patent can be read as:
A method for preparing a pharmaceutical composition for treating or preventing hypertension, comprising mixing an antihypertensive agent with a pharmaceutically acceptable carrier or diluent, wherein the antihypertensive agent is at least one compound as represented by Formula (I) or a pharmaceutically acceptable salt or ester thereof,
wherein:
R1 represents alkyl having 1-6 carbons;
R2 and R3 are identical or different and each represent alkyl having 1-6 carbons;
R4 represents:
hydrogen; or
alkyl having 1-6 carbons;
R5 represents carboxyl, COOR5a or –CONR8R9, wherein R8 and R9 are identical or different and each represent:
Hydrogen;
unsubstituted alkyl comprising 1-6 carbons;
alkyl comprising 1-6 carbons and substituted with carboxyl or carbalkoxy having 1-6 carbons in its alkyl moiety; or
R8 and R9 together represent alkylene having 2-6 carbons and substituted with one carbalkoxy having 1-6 carbons in its alkyl moiety;
and wherein R5a represents:
alkyl having 1-6 carbons;
alkylacyloxyalkyl, wherein its alkylacyl moiety and alkyl moiety each comprise 1-6 carbons;
carbalkoxyoxyalkyl, wherein its alkoxy moiety and alkyl moiety each comprise 1-6 carbons;
(5-methyl-2-oxo-1,3-dioxol-4-yl)methyl; or
2-benzo[c]furanonyl;
R6 represents hydrogen; and
R7 represents carboxyl or tetrazol-5-yl.
Beijing Winsunny Harmony filed a request for invalidation against this patent before the Patent Reexamination Board on April 23, 2010, alleging that, among others, claim 1 does not possess inventiveness.
In reply to the request for invalidation, the patentee amended claim 1 by, among others, deleting “alkyl having 1-6 carbons” from the definition of R4, and other options except carboxyl and COOR5a wherein R5a represents (5-methyl-2-oxo-1,3-dioxol-4-yl)methyl from the definition of R5.
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