의약품의 경우 시판되었더라도 통상의 기술자가 과도한 노력을 기울이지 않고 그 조성 등을 알 수 없으면 공지, 공연실시되었다고 볼 수 없어 신규성이 부정되지 않고, 특허발명에 기재불비 사유가 없으며, 진보성이 부정되지 않아 금지청구가 권리남용이 아니라고 본 사례

1. 선행발명 1(시판된 큐레틴정)의 공지 여부
 

의약품 발명의 경우 통상의 기술자가 특허발명의 출원일 또는 우선권 주장일 전에 사용할 수 있었던 분석방법을 통해 과도한 노력을 기울이지 않고 그 조성이나 성분을 알 수 없었다면 비록 공연히 판매되었더라도 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태였다고 볼 수 없다. 불특정다수인이 발명의 내용을 인식할 수 있는 상태에 놓인 점에 대해서는 이를 등록무효사유로 주장하는 자가 증명하여야 한다. 이러한 증명은 판매된 제품의 모든 성분이나 조성을 정확히 재현하는 정도에 이를 필요는 없으나 적어도 그로부터 특허발명과 대비되는 선행발명의 구성요소를 확인할 수 있을 정도여야 한다.

그런데 통상의 기술자에게 선행발명 1로부터 포함된 부형제의 종류 및 함량을 정성·정량 분석할 수 있는 분석법이 알려져 있었고, 이를 통해 이 사건 특허발명과 대비할 수 있을 정도로 부형제의 종류 및 혼합비를 확인할 수 있었다는 점을 인정할 증거가 없다.

2. 특허발명에 기재불비 사유가 있는지 여부
 

특허발명의 명세서에 의하면, 비교례 1, 3은 특허발명의 구성요소 3, 4에 제시된 빌베리 추출물과 미세결정성 셀룰로오스의 혼합비와 빌베리 추출물과 무수유당의 혼합비의 수치범위에 포함되나 구성요소 2의 코팅층 형성이 가능한 정제의 경도를 달성하지 못한다. 그러나 특허발명은 빌베리 추출물과 미세결정성 셀룰로오스, 무수유당의 혼합비에 대한 구성요소 외에도 코팅층을 5mg 내지 30mg을 함유하는 안정화된 정제인 것을 구성요소로 하고, 이러한 코팅 작업을 위해서는 정제의 경도가 최소 7kP 이상이어야 한다. 즉, 코팅 작업 전의 나정이 코팅층 형성이 가능한 경도를 가지는 것은 특허발명의 효과가 아니라 코팅층에 관한 구성요소에 내재된 구성에 해당한다. 결국 비교례 1, 3은 특허발명의 청구범위에 속하는 구성이 아니므로, 비교례 1, 3이 안정화된 정제를 형성하는 효과를 달성하지 못한다고 하여 특허발명이 실시 불가능한 수치범위를 포함하고 있다고 볼 수 없다.

3. 권리남용항변(특허발명의 진보성이 부정되는지 여부)
 

제1항 발명과 선행발명 2을 비교하여 보면, ① 제1항 발명은 빌베리 추출물 100mg 내지 500mg을 포함하는 반면 선행발명 2는 약 64mg을 포함하는 점, ② 제1항 발명이 코팅층 5mg 내지 30mg을 함유하는 반면 선행발명 2는 총 190mg의 코팅층을 함유하는 점 등에서 양 발명은 그 구성이 서로 다르고, 아래와 같은 사정을 참작하면, 통상의 기술자가 차이점을 쉽게 극복할 수 없으므로, 진보성이 부정되지 않는다.

①제1항 발명은 빌베리 추출물이 포함된 경구 투여용 제형에 관하여, 종래 정제 내 함량이 높을 경우 제조 과정에서 분말이 많아 타정이 어렵고, 과립 공정에 용매가 사용되어야 하는 등 공정이 복잡해지는 어려움이 있어 정제로 제제화하지 못하던 것을 부형제의 종류와 함량을 적절히 조절하여 안정화된 정제로 제형화한 것이다. 한편, 선행발명 2는 젤라틴 코팅의 용해도 감소를 억제할 수 있는 젤라틴 코팅 조성물을 제공하고자 한 것으로, 빌베리 추출물의 정제 내 함량이 높은 경우(100mg 내지 500mg)에 안정화된 정제를 제조하고자 하는 기술적 과제에 대한 아무런 시사가 없다. 따라서 통상의 기술자가 선행발명 2에서 제시된 빌베리 추출 건조 파우더 약 64mg이 포함되는 경우에서의 부형제의 종류 및 함량 비율을 빌베리 추출물 100mg 내지 500mg을 포함하는 정제의 제조에 적용할 수 없고, 빌베리 추출물 170mg을 주성분으로 포함하는 선행발명 1과 쉽게 결합할 수 없다.

②선행발명 2는 10mg의 보호 코팅층 위에 120mg의 중간 코팅층과, 60mg 오버 코팅층을 형성하여 정제를 구성하고 있는데, 중간 코팅층과 오버 코팅층을 제거한 내부 코어만으로 안정화된 정제를 형성할 수 있는지 여부가 불분명하므로, 통상의 기술자가 쉽게 선행발명 2로부터 중간 코팅층과 오버 코팅층을 제거하여 제1항 발명의 빌베리 추출물과 부형제로 구성된 나정에 10mg의 코팅층을 형성한 정제를 도출할 수 없다.