2015.5.21 韓?最高裁判決-??投?用法と投?容量の特許?象性を明確に認め
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最高裁判所 判決

事 件 2014フ768?利範?確認(特)

原告(?退) ブリストル - マイヤ?ズスクウィブコムパニ?
(Bristol-Myers Squibb Company)
原告承??加人、上告人
ブリストル - マイヤ?ズスクウィブホ?ルディングスアイルランド
(Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland)
訴訟代理人弁護士 ヤン·ヨンジュンほか6人

被告、被上告人 第一?品株式?社
訴訟代理人弁理士 アン·ソヨンほか2人

原審判決、 特許法院 2014. 4. 11. 宣告 2013ホ5759判決

判決宣告 2015. 5. 21

主文

上告を棄却する。

上告費用は原告承??加人が負?する。

原審判決の?事者表示中の原稿の連??加人\"ブリストル - マイヤ?ズスクウィブコムパニ?
ホ?ルディングスアイルランド\"を \"ブリストル - マイヤ?ズスクウィブホ?ルディングスア
イランドに更正する。

理由

上告理由(上告理由書提出期間が?過した後に提出された上告理由補充書の記載は、上告理由
を補充する範??で)を判?する。

1.投?サイクルと投?量が?明の構成要素であるかについての上告理由について

A。??は人の病?の診?。?減。治療。?置または予防のために使用される物件を言い
(特許法第96?第2項)、??用途?明とは??物質が持つ特定の?理?果という未知の?性
の?見に基づいて??としての?能を?揮する新たな用途を提供する?明を意味する。ところ
が、??物質は、??な?性を持っているので、??物質自?が知られていても、その具?的
な?理?果は、多角的試?を?てこそ、初めて判明した場合が多く、?理?果に基づいた新た
な用途を開?するためには、長い期間の臨床試?に伴う費用と?力がかかることから、このよ
うな用途の開?を特許として保護して??する必要がある。
これらの??用途?明について特許を付?するのかについて、?特許法(1986. 12. 31.法律
第3891?に改正される前のもの)第4? 特許を受けることができない?明のいくつかの種類的
で「化?の方法によって製造することができる物質の?明」(第3?)と「化?物質の用途に
?する?明」(第5?)を規定することにより??用途?明を特許の?象から除外したが、特
許開放ポリシ?の導入の一環として、1986. 12. 31. 法改正により、上記の規定を削除したの
で、私たち特許法上??用途?明の特許?象性を否定する根?はもはや存在しなくなった。
一方、人の病?を診?, ?減, 治療, ?置し、予防したり、健康を促進するなどの?療行?に
?する?明は、特許の?象から除外されるため(最高裁1991. 3. 12. 宣告90フ250判決?
照)、人の治療などに?する方法自?を特許の?象とする方法の?明として??用途?明を可
能にすることはできませんが、??というものに??用途を付加した??用途?明は、??用
途が特定されることにより、その??物質自?とは別に物の?明として新たに特許の?象とな
ることができる。すなわち、物の?明として特許請求の範?が記載される??用途?明では、
??物質と、それが持っている??用途が?明を構成するであり、(最高裁2009. 1. 30 宣告
2006フ3564判決、最高裁2014. 5. 16.宣告2012フ3664判決などを?照)、ここでの??用途
は、?療行?そのものではなく??という物件が?能を?揮する?性を表現することにより?
?というものに新しい意味を付?することができる?明の構成要素となる。
さらに??が、副作用を最小限に抑えながら?果を完全に?揮するためには、??を?揮で
きる病?を?象にして使用しなければならないだけでなく、投?サイクル,投?部位,投??路
などの投?用法、患者に投?される容量を適切に設定する必要がある. このような投?用法と
投?容量は、??用途がされている?象の疾患または??に加えて??がその?能を完全に?
揮するようにする要素としての意味を持つ。これらの投?用法と投?容量は??物質が持つ特
定の?理?果と呼ばれる未知の?性の?見に基礎して、新しい使い道を提供するという点で、
?象疾病または??に?する??用途と本質が同じだとすることができる。
そして同じ??であっても投?用法と容量の?更に?じて、??の向上や部作用の減少また
は服?利便性の向上などのような病?の治療や予防などに期待しない?果を?揮することがで
きるが、このような特定の投?用法と容量を開?するためにも??の?象疾患または??自?
の開?に劣らずかなりのコストなどがかかる。したがって、これらの投資の結果として、完成
され、公共の利益に資することができる技術にとって新規性や進?性などの審査を?て、特許
の付?するかどうかを決定する前に、特許としての保護を基本的に否定することは?明を保護
し,??し、その利用を?るにより、技術の?展を促進し、産業の?展に寄?すること、特許法
の目的に合致しない.
それでは??という物の?明で?象疾病または??と投?用法と投?容量を付加する場合
に、これらの投?用法と容量は、?療行?そのものではなく??というものが?果を完全に?
揮できるようにする?性を表現することにより??という物に新たな意味を付?する構成要素
になることができると見るべきで、このような投?用法と投?容量という新しい??用途が付
加され、新規性と進?性などの特許要件を備えた??については、新たに特許?が付?される
ことができる。
これらの法理は、?利範?確認審判で審判請求人が審判の?象とした確認?象?明が公知技
術から容易に?施することができるかどうかを判?する際にも同?に適用される。
これとは異なり投?サイクルと?位投?量は、組成物の??物質を構成する部分ではなく、
??物質を人間等に投?する方法であり、特許を受けることができない??品を使用した?療
行?であるか、組成物の?明で比較?象?明と?比?象となるその請求の範?の記載によって
得られた最終的なもの自?に?するものではなく?明の構成要素として見ることができないと
いう旨を判示した最高裁2009. 5. 28 宣告2007フ2926判決、最高裁2009. 5. 28宣告2007フ
2933判決をはじめとするような趣旨の判決は、この判決の見解に背馳されている範?の中で、
これをすべて?更することにする。
B。原審は上記のような法理に基づいて、その判示確認?象?明の中エンカビ?ル一水和物
「1.065㎎」の「1日1回」投?という投?サイクルと投?容量が?明の構成要素であることを
前提にして確認?象?明が自由?施技術に??するかどうかを判?しているので、そこに上告
理由主張のような判?漏れなどの違法がない。

2.自由?施技術かどうかについての上告理由について

A。原審は、以下のような理由を?げて、確認?象?明は、その?明の?する技術分野で通
常の 知識を有する者(以下「通常の技術者」という)が、その判示の比較?象?明等と周知慣用
技術から容易に?施することができる自由?施技術に??するため、名?を「低用量のエンカ
ビ?ル製?およびその用途」とする本事件特許?明(特許登?番?省略)の請求の範?第1項
(以下「本事件第1項?明」という)と?比することなく、その?利範?に?しないと判?し
た。
1)確認?象?明の原審判示構成1は、「エンカビ?ル水和物を1.065㎎(エンテカビル」1
㎎」に該?する)/1錠の含有量で含まれている1日1回投?可能なB型肝炎ウイルス感染治療
?」である。ところで、この事件第1項?明の優先?主張日の2000. 2. 29.前?に「エンカビ?
ル」という化合物がB型肝炎治療?としての?果があることが公知されているので、確認?象
?明の構成1は、エンテカビ?ルの投?量を1㎎、投?サイクルを1日1回に限定されたもの、そ
の技術的特?がある。
ところがエンカビ?ル5㎎の?一日日容量は24時間B型肝炎ウイルスの50%の??が現れる?
物濃度値(EC50)を超える血漿?物濃度を示すものという?容の資料が?に公知となっている
などの事情を介しエンカビ?ルが5㎎以下で?果が現れると予測することができ、比較?象?
明1によれば、臨床第1床試?でエンカビ?ルの血漿?物濃度?査を通じた平均消失半減期が55
時間であるため、エンテカビルが??で長時間?の?果が維持されて、1日1回投?が可能であ
ることを予測することができ、また、エンテカビ?ル1㎎を投?することは安全であると知ら
れていることを知ることができる。さらに比較?象?明2の表2に「エンカビ?ル投?量0.5-2.5
㎎?口?日、段階2床」と記載されているが、上の表2にエンカビ?ルと記載された他のB型肝
炎の治療?の投?容量がすべての人間のものであり、ここで示されているエンカビ?ル投?量
の?位は、動物投?容量を表示する「㎎/㎏」ではなく「㎎」であるだけでなく、比較?象?明
1もエンカビ?ルはすでに臨床2床試?段階にある点が示されているなどの事情によると通常の
技術者は、上の表2のエンカビ?ル投?容量と投?サイクルを特定疾患の患者を?象に臨床的
有?性を確認するための手順である臨床2床の設計容量的に理解することができ、ほかにエン
カビ?ルが1㎎で?果が現れることを予測するのに邪魔な要因がない。
このような事情等に照らしてみると、通常の技術者は、比較?象?明から構成1を容易に導
出することができ、その?果も通常の技術者が比較?象?明から予測することができる程度に
過ぎない。
2)確認?象?明の原審判示構成2は、「エンカビ?ルと一?に??と粘着性物質である結合
?を含み、上記物質を含む粉末?態の混合物を?縮成形して打錠める直接粉末?縮法で製造さ
れた錠?」である。
エンカビ?ル一水和物は、比較?象?明に含まれているが、比較?象?明1によると エンカ
ビ?ルは?口投?時の吸?がよくなるという点が?に明らかになっていて、?口投?における
錠?を使用するのと?の結晶又は粉末に賦形?、結合?、崩解?などを加えて均一な乾性混合
物にして、直接打錠する直接粉末?縮法は、この事件第1項の?明の優先?主張日前に?に?
?分野で?く活用されていた技術である。?じて構成2も通常の技術者が比較?象?明に周知
慣用技術を組み合わせることにより、容易に導出することができ、その?果も通常の技術者が
比較?象?明と周知慣用技術から予測できる程度に過ぎない。
B。前に、この法理と記?に照らしてみると、原審の上記のような判?は正?で、そこへ上告
理由の主張のように論理と??の法則に違反して、自由心?主義の限界を外れたり、または、
?利範?確認審判で自由?施技術の審理, 判?が可能かどうか、および自由?施技術や?明責
任に?する法理を誤解して、弁論主義の原則に違反したり、必要な審理を果たさないなどの違
法がない。

3.結論

したがって、上告を棄却し、上告費用は敗訴者が負?するようにするが、原審判決の原告承?
?加人表示に誤った記載があることが明らかにするので、これを更正することにして主文のよ
うに判決する。この判決は、投?用法と投?容量を?明の構成要素と見ることができるかどう
かについて最高裁判事イ·サンフン、最高裁判事キム·ソヨンの別個の意見がある以外は??法
官の意見が一致され、最高裁判事ゴヨウンハンの多?意見のためのサプリメント意見がある。
4.大法官イ·サンフン、最高裁判事キム·ソヨンの別個の意見
この事件確認?象?明が自由?施技術に??するため、原告承??加人の上告は、最終的に
受け入れることができないものではあるが、この事件の核心?点であり、多?意見が、??の
最高裁判例を?更しなければならないと見る?点、すなわち??用途?明で投?用法と投?容
量を?明の構成要素として見るべきであるかについては、次のような理由から、多?意見に?
成することができない。
A。最高裁は、??用途?明では、特定の物質とそれが持っている??用途が?明を構成し
て、ここで??用途は?象疾病または??を意味すると判示してきている(最高裁 2009. 1.
30宣告2006フ3564判決、最高裁2014. 5. 16.宣告2012フ3664判決など?照)。ただ請求の範
?に??用途を?象疾病または??の代わりに?理作用機序に記載しでも?明の?明など明細
書の他の記載や技術常識によって??としての具?的な用途を明確に把握することができてい
る場合には、請求項の明確性の要件を?たしていること認めているだけである(最高裁 2004.
12. 23.宣告2003フ1550判決、最高裁 2009. 1. 30.宣告2006フ3564判決などを?照)。このよ
うな見解によれば、??物質とその??用途としての?象疾病または??が特定されている以
上、そこに投?用法と投?容量を付加といって、別の新しい??用途?明になる見ることはで
きない。
また、最高裁は人の病?を診?, ?減, 治療, ?置し、予防したり、健康を?進などの?療行
?に?する?明は、産業に利用することができる?明とすることができないので、特許を受け
ることができないと見ている(最高裁1991. 3. 12.宣告90フ250判決?照)。??物質の投?用
法と投?容量を定めることは、その??物質自?に新しい技術的思想を加えるのではなく、た
だ用法を異にするものに過ぎない。そのような用法の?更は、?師による??物質の?方や手
術または患者の服用などの?療行?によって具現されるのに、?師の?療行?に?しては、誰
もが干?していないのが原則である(?療法第12?第1項?照)を?調することなく、?師は
彼の?門知識に基づいて自由に??物質の投?用法や投?容量を決定することができるはずな
ので、??物質の投?用法や投?容量は、特許の?象と認めることはできない。
B。特許法は、?明の範?を物の?明、方法の?明、物を生産する方法の?明という3つの形
式で定めており(特許法第2?第3?を?照)、最高裁は、??用途の?明を3つの型のうち物
の?明で許容している。物の?明は、その構成上「時間の?過」と呼ばれる要素を持っていな
いという点で方法の?明や物を生産する方法の?明と?別される。投?用法と投?容量は、
「特定の容量の??を一定周期投?する方法」のような「時間の?過」と呼ばれる要素が含ま
れており、これを?明の構成要素としての見方は、物の?明としての??用途?明の性格と調
和しにくいである。
C。特許?は、?の特許?分により特許出願人に付?される?利であり、各?の特許法とそ
の法に基づいて特許を付?する?利は、?ごとに?立して存在して地域制限を持つ。韓?で特
許の?象をどの範?まで認めるかどうかを問題は、韓?の???況、?該産業の?達程度等を
考慮して政策的に決定する必要性もある。?際的な基準と調和することも重要ですが、特許法
の基本理念と法理をどのように理解し、解?するかによって、いくらでも異なって見ることが
できる事項について世界で最も高いレベルで特許?を保護する法制を受け入れるだけが正しい
という視?は?然警戒に値する。
D。上記のようないくつかの側面から見たときの物の?明だった??用途?明の請求の範?
に投?用法と投?容量を記載しても、これ?明の構成要素として見ることができない。そして
これは、?利範?確認審判で審判請求人が審判の?象とした確認?象?明が公知技術から容易
に?施することができるかどうかを判?する際にも同?と見るべきである。多?意見がこのよ
うな趣旨で判示した最高裁判決を?更しようとするのは妥?ではない。
以上のような理由から、多?意見に?成できないことを明らかにしておく。
5.最高裁判事ゴヨウンハンの多?意見のための補足意見
A。??用途?明は、??が?果を?揮するための使い道を新たに開?したものの創作性を
認めて特許を付?することにその本質がある。ところが、??として使用することができる物
質は、使用の?態によって藥になることもあり毒になることもある二面性を持っている。つま
り??は、適切な投?用法と投?容量で使用されると、病?の治療や予防などに?果を?揮す
るが、過度または不適切に使用すると、むしろ人?に害を及ぼすこともできる。これらの点か
ら見ると、??がその目的を達成するためには、??を?揮することができる病?を?象にし
て使用しなければならないだけでなく、必ず適切な投?用法と投?容量が伴わなければならな
い。したがって??が?果を?揮するための使い道という側面で把握されている??用途は、
?象疾病または??だけでなく、投?用法と投?容量を包括する?念でなければならない。
??用途?明において?象疾病や??のみ??用途に見ることは??が?能を?揮するため
の使い道という??用途の?念を完全に包括していないだけでなく、さらに??の?象疾患や
??を新たに開?した場合とは異なり、投?用法と投?容量を新たに開?した?明者の社?的
貢?に?する正?な評?を基本的に封鎖するという点でも妥?ではない。
B。?療行?に?する?明を特許の?象から除外することが判例の立場であるため、??用
途に人の治療等に?する方法の?明として特許を請求すれば?療行?に?する特許を請求する
ことがになって、特許を受けることができない。判例は、上記のような法理と??用途?明の
特許?象性を認めている私たち特許法の態度をバランスよく反映するために??用途?明にお
いて??物質自?の公知の有無にかかわらず、新たに開?した??用途に創作性がある場合,物
の?明として特許を付?することを認めている. つまり請求の範?が、全?的に物の?明とし
て記載されており、??用途が、その付加要素で含まれている??用途?明は、そのような?
?用途に特定される新しい??の?明と見ている。
このような??用途?明の物の?明としての性格に照らしてみると、請求の範?に記載され
ている??用途は、すでに方法として?療行?ではなく、??物質の使い道を提供することに
より、??の?利範?を特定する要素としての意味を持つだけなので、これらの??用途?明
に特許を付?するとして人を治療するなどの方法として?療行?自?に特許を付?するものと
見ることはできない。投?用法と投?容量に?する??用途?明が物の?明として特許請求の
範?が記載され、その請求の範?に投?用法と投?容量が付加要素として含まれていても、こ
のような投?用法と投?容量は、まだ人の治療などに?する方法、すなわち?療行?と見るこ
とは先に述べたように物の?明として特許?象性が認められる??用途?明の本質に合致しな
いという解?である。
C。別の意見が指摘するように、ある?明を特許を付?する?象とすることかどうかは、各
?の???況とその産業の?達程度等を考慮して政策的に決定される面があることを否定する
ことはできない。しかし、特許法制の世界統 一化という流れとその産業の長期的な?展の可能
性などの側面に照らしてみると、最高裁が政策的な理由を?げてある?明の特許?象性を根本
的に否定することも?重を期さなければならない。新しい投?用法と投?容量が有用な技術的
思想の創作に該?する以上これを?明の構成要素として見て、特許として保護することは?明
の保護。??によって技術?展の促進などを?ろうとする特許法の理念に合致するものであ
り、私たち特許法が??用途?明の特許?象性を認める態度とも符合するものである。
ただし、投?用法と投?容量の特許?象性を認めることが、新しい投?用法と投?容量を開
?するだけで、すぐに特許が付?されることを意味するものではないことは語るまでもありま
せん。??開?の過程では、??の?大などの技術的課題を解決するために適切な投?用法と
投?容量を探し出す努力が通常行われている。?じて、通常の技術者が予測できない?著たり
異質の?果を?揮するため、特許として保護する?値があると認められる特定の投?用法と投
?容量についてのみ特許を?えることは?然である。ところが、このような判?は、新規性と
進?性などの特許要件に?する審査を通じて行われることができる。多?意見は、このような
新規性や進?性などの審査に進む前に投?サイクルと?位投?量の特許?象性を無?件に否定
する??の判例の態度の不?を指摘し、これを?更しようとするものであり、新しい投?用法
と投?容量に?して無?件特許を付?しなければならないというものではない。

以上のように、多?意見のためのサプリメント意見を明らかにする。

裁判長 最高裁長 ヤンスンテ
最高裁判事 ミンイルヨウン
最高裁判事 イ·インボク
最高裁判事 イ·サンフン
最高裁判事 キム·ヨンドク
最高裁判事 パク·ボヨン
主審 最高裁判事 ゴヨウンハン
最高裁判事 キムチャンソク
最高裁判事 キム シン
最高裁判事 キムソヨン
最高裁判事 ジョフイデ
最高裁判事 グォンスンイル
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