U.S. Patent Law ReformSummary of H.R. 1249, “Leahy-Smith America Invents Act”

하이스트국제특허

김은구변리사

2011.10.

미국법 개정 내용중 출원절차(patent prosecution) 상으로 필요한 내용만 제 나름대로 정리해 보았습니다.  개인적으로 세미나 등에 참석한 적이 없고 자료들만 확인하여 정리한 것입니다.

1. 선원주의

선발명주에서 선원주의로 개정한 것이 가장 중요한 개정내용이라는 것은 잘 알려진 사실입니다.   동일발명에 대해 여러 사람이 출원한 경우 먼저 출원한 자(선출원인)가 특허받을 수 있게 된 것이죠.  관련하여 구미국특허법에서는 발명자만 최초 출원인이 될 수 있었는데 이제는 법인(또는 회사)도 최초 출원인이 될 수 있습니다.

당연히 외국에서 선출원일도 인정됩니다.

2. Oath 및 assignment

이때 Inventor Oath or Declaration을 제출하거나 특정한 조건하에서 substitute statement를 제출할 수 있습니다.

Substitute statement로 양도된 경우, 사망 등의 경우, 양도 의무가 있지만 발명자가 사인하지 않는 경우 등으로 기재되어 있네요.  발명자로부터 Oath나 assignment에 싸인받지 못해 짜증나는 경우가 많았는데 substitue statement가 명시되어 절차상 상대적으로 쉬워질 것 같습니다.

양자를 종합할 때 법인명으로 출원할 경우 Inventor Oath or Declaration없이 Substitute statement만 제출하면 되는 것 같기도 한데 확인이 필요하겠네요.

3. 신규성(미국 특허법 Old 102 (b)->New 102(a)(1))

On sale bar는 동일합니다.  즉 출원전 동일 발명이 실시했거나 공개되었거나 특허된 경우 특허받을 수 없습니다.

4. 신규성 의제(grace period)

신규성 의제도 동일하게 적용됩니다.  즉 발명자가 출원전 1년 이내게 공중에 개시한 경우 102(a)(1)를 적용하지 않고 특허받을 수 있습니다. 물론 다른 거절이유들은 그대로 적용되죠.

5. 확대된 선원(Old 102(e)->New 102(a)(2))

확대된 선원도 동일하게 적용됩니다.  동일하게 발명자 도용이나 공동 발명/출원, joint research agreement인 경우 적용하지 않습니다.

확대된 선원과 관련하여 미국 이외의 출원인에게 가장 중요한 것이 hilmer rule(doctrine)이란 것이 있었습니다.  즉 확대된 선원 적용시 우선일이 아니라 미국출원일을 기준으로 한다는 것입니다.  그래서 우선기간 내이더라도 신속하게 출원해야 확대된 선원을 적용할 수 있어 우선기간 내에도 가능하면 신속하게 출원하라고 했습니다.

그런데 개정된 미국 특허법 102(d)에 우선일로 확대된 선원을 적용하는 것으로 되어 있네요.

아래 case(미국 로펌 sughrue 자료중)에 그 내용이 정확하게 기재되어 있네요.

즉 한국에 출원하고 파리조약 우선권주장하면서 미국에 출원할 경우 미국출원일을 기준으로 확대된 선원이 적용되었습니다.  그런데 개정법에서는 한국출원을 기준으로 확대된 선원을 적용하게 되었습니다.

재미있는 사실은 국문으로 PCT출원하고 국문으로 국제공개되더라도 한국출원일(즉 우선일)을 기준으로 확대된 선원등이 적용된다는 것입니다.

아래 case(미국 로펌 sughrue 자료중)를 살펴봐 주세요.

한국출원 후 국문으로 PCT출원해 국문으로 국제공개된 경우 과거 미국특허법에 따르면 확대된 선원 자체가 적용되지 않았습니다.  다만 국제공개시 102(b)가 적용될 뿐이었습니다.   그래서 미국에서 확대된 선원을 적용받기 위해 우선기간 내에 미국출원 또는 적어도 영문 PCT출원해야 하였습니다.

그런데 개정법에서는 우선일을 기준으로 확대된 선원을 적용하므로 확대된 선원만 놓고 보면 더 이상 영문 PCT출원할 필요가 없게 되었습니다.  영문 PCT출원이 의미없다는 것이 아니니 오해하지 마세요.

6. Best mode requirement는 유지하되 Best mode defense는 인정하지 않음.

형식적으로 Best mode를 출원시에 기재하도록 요구하나 기재하지 않아도 소송시 문제되지 않음.ㅣ

7. 보충 심사(Supplement examination)

신설제도로 특허성에 새로운 문제가 발생한 경우 특허등록후 하자를 치유하는 제도인네요.  과거에 reissue 등으로 하자를 치유했는데 보충심사 제도를 활용할 수 있겠습니다.  비용적으로 절감될지 모르겠네요.

8. 제3자정보제공(Pre-Issuance Third Party Submisstion), 이의신청(Post-Grant Review, 등록후 9개월 이내), 무효심판제도(Inter Partest Review, 등록후 9개월 이후) 도입, 선사용권( Prior Use defence), 무권리자 출원 무효(derivation proceeding), 전자출원 인센티브(Electronic Filing Incentive) 등 한국과 동일한 제도 도입.

9. 진보성 규정도 약간 바뀌었는데 정확하게 인지가 안되네요.  다만 미국 진보성 적용시 확대된 선원(Old 102(e))를 102의 다른 항목, 예를 들어 on sale bar(102(b))를 조합해서 적용합니다.

즉 타출원을 출원일전에 특허출원된 선행특허 A와 타출원 전에 공개된 공개문헌 B의 단순 조합해 해당하여 특허받을 수 없는 경우도 있었습니다.

따라서 진보성 관련해서 전술한 확대된 선원 규정의 변경내용이 그대로 반영될 것 같습니다.