[중국특허]중국 의견제출통지서의 ‘공지상식’ 심사의견 대응 방안
등록일 : 2020.11.11 조회수 : 23


중국 특허출원의 의견제출통지서에 대응하는 과정에서 심사관이 인용문헌을 인용하여 청구항의 일부 기술특징에 대해 동등하다고 판단하고, 다른 기술특징은 ‘공지상식(common knowledge)’에 해당하거나 ‘자명하다(obvious)’는 이유로 진보성을 부정하는 경우를 종종 접하게 됩니다.
 
심사관이 ‘공지상식‘이라 판단한 기술특징의 심사의견을 대응함에 있어서, 출원인의 관점에서 보면 반대로 이 기술특징이 ‘공지상식’에 해당하지 않는다고 반박하는 방안을 우선 생각하게 됩니다. 그러나, 실제 실무에서 해당 기술특징이 공지상식이 아님을 증명하는 것은 매우 어렵습니다.
 
아래 공지상식의 규정과, 증거 형식, 입증 책임, 그리고 이를 이유로 한 의견제출통지서의 효과적인 대응 방법을 살펴보고자 합니다. 업무처리에 도움이 되었으면 합니다.
 
1. 공지상식의 규정
 

「특허심사지침」 제2부분 제4장 3.2.1.1절, 진보성에 대한 심사의견의 규정에서, ‘공지상식’이 처음 언급됩니다. 즉, “(3) 보호하고자 하는 발명이 해당 분야의 기술자에 있어서 자명한지 여부에 대한 판단. …… 아래의 경우는 일반적으로 선행기술에서 기술적 시사가 있는 것으로 판단한다. 해당 구별되는 기술특징이 공지상식인 경우, 예를 들어 재결정된 기술문제를 해결하기 위한 해당 분야의 통상적인 수단이나, 재결정된 기술문제를 해결하기 위한 교과서나 참고서 등에서 공개된 기술수단.
 
상기 규정을 보면, 특허심사지침은 공지상식의 정의를 명확하게 규정한 것이 아니라 개방식 방식으로 일부의 경우를 기재하고 있습니다. 즉, 재결정된 기술문제를 해결하기 위한 통상적인 수단(conventional means); 재결정된 기술문제를 해결하기 위한 교과서나 참고서 등에서 공개된 기술수단이라 볼 수 있습니다.
 
2. 공지상식의 증거 형식
 
「특허심사지침」 제4부분 제2장 3.3절, 거절결정 복심의 전치심사 규정에서, “원래 심사부서는 다음과 같은 경우를 제외하고 전치심사 의견에서 거절사유 및 증거를 보충할 수 없다. (i) 거절결정 및 전치심사 의견에서 주장한 공지상식에 대해 기술 사전, 기술 매뉴얼, 교과서 등 해당 기술분야에서의 공지상식적 증거;”
「특허심사지침」 제4부분 제2장 4.1절, 거절결정 복심의 합의심사에서, “합의조(패널)는 합의심사에서 해당 기술분야의 공지상식을 인용하거나 기술 사전, 기술 매뉴얼, 교과서 등 해당 기술분야의 공지상식적 증거를 보충할 수 있다.”
 
「특허심사지침」 제4부분 제8장 4.3.3절, 무효절차의 증거 관련 규정에서, “당사자는 교과서나 기술 사전, 기술 매뉴얼 등 참고서적에 기재된 기술 내용을 통해 일부 기술수단이 해당 분야의 공지상식임을 입증할 수 있다.”
 
이러한 규정으로부터 볼 때, 공지상식의 증거형식에 대한 요구는 다소 엄격한 편이며, 일반적으로 교과서, 기술 사전 또는 기술 매뉴얼과 같은 참고서적의 형식임을 있습니다.
 
3. 공지상식의 입증 책임
 
(1) 출원단계에서
「특허심사지침」 제2부분 제8장 4.10.2.2절, 의견제출통지서의 규정에서, “의견제출통지서에서 심사관이 인용한 해당 분야의 공지상식은 확실한(??) 것이어야 하며, 출원인이 심사관이 인용한 공지상식에 대해 이의를 제기한 경우 심사관은 그 이유를 진술하거나 그에 상응하는 증거를 제공하여 증명해야 한다.”
 
다시 말해서, 심사관은 공지상식에 대해 증거를 제시할 필요가 없고 이유만 설명하면 되는 것입니다. 출원인이 심사관에게 증거 제시를 요구하는 경우에도 심사관은 그 이유를 반복하여 설명할 수 있지만 증거를 제공할 의무는 없습니다.
 
(2) 무효단계에서
「특허심사지침」 제4부분 제8장 4.3.3절, 무효절차의 증거 관련 규정에서, “특정 기술수단이 해당 분야의 공지상식이라고 주장하는 당사자는 자신의 주장에 대한 입증 책임을 져야 한다. 당사자가 증거를 제시하여 증명하지 못하거나 해당 기술수단이 해당 분야의 공지상식이라는 사실을 충분히 설명하지 않고, 상대방이 이를 승인하지 않으면, 합의조(패널)는 해당 기술수단이 해당 분야의 공지상식이라는 주장을 지지하지 않는다.”
 
다시 말해서, 무효단계에서는 ‘주장하는 자가 입증책임을 진다’의 기본원칙을 따릅니다. 따라서, 무효단계에서 무효청구인이 공지상식을 이유로 진보성 결여를 주장하는 경우에는 증거를 제시하여 증명해야 인용가능성이 높다고 볼 수 있습니다.
 
4. 공지상식의 의견제출통지서 대응 방안
 
중국 의견제출통지서를 처리하다 보면‘XXX 구별되는 기술특징은 해당 분야의 통상적인 기술수단이며, 또는 해당 분야의 기술자라면 진보적인 노동 없이도 XXX 구별되는 기술특징을 실현할 수 있으며, 이는 공지상식에 속한다’는 표현의 심사의견을 자주 접하게 됩니다.
 
위에서 언급한 바와 같이, 심사단계에서 심사관은 공지상식에 대해 증거를 제시할 필요가 없고 이유만 설명하면 됩니다. 상기와 같은 심사의견을 자주 보게 되는 이유도 이러한 규정에서 기반한 것으로 볼 수 있습니다.
 
그러나, 출원인의 입장에서 보면, 특정 기술특징이 공지상식이 아님을 증명하는 것은 매우 어렵습니다. 출원인이 교과서와 같은 참고서적을 제시하여 이러한 출판물에서 특정 기술특징을 개시하지 않았기에 해당 기술특징이 공지지식이 아니다고 주장하는 것은 사실상 불가능합니다. 또, 공지지식이 아님을 간단하게 반박할 수는 있지만 마찬가지로 이에 대한 증거를 제시하기 어렵습니다. 따라서, 이러한 주장으로 심사관을 설득하여 진보성 결함을 해소하기에는 역부족입니다.
 
이와 같이, ‘공지상식’에 대한 쟁점을 해당 기술특징이 공지상식에 속하는지에 두고 이에 대응하는 방안은 바람직하지 않습니다. 당소의 중국 의견제출통지서 처리 경험을 바탕으로, 다음과 같은 관점에서 주장하여 심사관을 설득할 수 있을 것으로 사료됩니다.
 
(1) 심사관이 ‘공지상식’이라고 판단한 구별되는 기술특징 자체가 공지지식에 해당하는지 여부
 
중국 특허법은 제정 당시 많은 면에서 유럽 특허법을 참고로 했습니다. 진보성 판단방법도 마찬가지로 유럽의 이른바 ‘문제-해결 접근법(Problem-Solution Approach)’ 방식과 유사한 방식을 채택하고 있습니다.
 
  1. 출원발명과 가장 가까운 선행기술을 결정하는 단계 (Determining the closest prior art)
  2. 출원발명의 구별되는 기술특징을 결정하고 실제적인 기술문제점을 도출하는 단계 (Determining the distinguishing features of the invention and the technical problem actually solved by the invention)
  3. 출원발명이 해당 분야의 기술자에게 자명한 것인지를 검토하는 단계 (Determining whether or not the claimed invention is obvious to a person skilled in the art)
 
따라서, 심사관이‘공지상식’이라고 판단한 구별되는 기술특징이 해결하는 기술문제로 접근하여, 기술문제에 근거하여 이 문제를 해결하기 위해 선행기술에서 사용된 기술수단을 결정할 수 있습니다. 선행기술에서 사용된 기술수단을 결정한 후, 이 기술수단의 기술특징, 기술효과를 출원발명의 구별되는 기술특징, 이 기술특징으로 인한 기술효과와 함께 비교 분석함으로써 출원발명의 구별되는 기술특징이 특출한 실질적 특징을 구비함을 도출할 수 있습니다. 선행기술에서 사용된 기술수단을 결정하는 방법으로는 출원발명의 배경기술에서 찾거나, 추가적인 선행조사를 통해 찾을 수 있습니다.
 
다시 말해서, 이 또한 ‘문제-해결 접근법’인데, 1)‘공지상식이라 판단된 구별되는 기술특징의 기술문제를 결정하고, 2) 선행기술에서 기술문제를 해결하기 위한 기술수단을 도출하고, 3) 출원발명의 구별되는 기술특징, 기술효과를 선행기술의 기술수단의 기술특징, 기술효과와 비교 분석하는 방식으로 접근할 있습니다.
 
(2) 심사관이 ‘공지상식’이라고 판단한 구별되는 기술특징과 가장 가까운 인용문헌을 결합할 수 있는지 여부
 
심사관이 ‘공지상식’이라고 판단한 구별되는 기술특징과 가장 가까운 선행기술을 결합할 때, 결합 상충이 있거나 결합 상충은 없지만 결합에 대해 쉽게 생각할 수 없으면 결합의 가능성도 없다고 볼 수 있습니다.
 
첫째, 결합적 시사가 있는지 여부를 진술할 때, 먼저 결합할 수 있다고 가정하고 분석할 수 있습니다. 예시로, 결합할 수 있다고 가정할 때, 결합 후 얻은 기술방안과 인용문헌의 발명 목적, 기술효과와 상충되는 경우에는 해당 분야의 기술자에 있어서 ‘공지상식’이라고 판단한 구별되는 기술특징을 인용문헌에 결합할 동기가 없다고 주장할 수 있습니다.
 
예시로, 심사관은 출원발명의 구별되는 기술특징은 텍스트 장면의 매칭 정도와 영상 장면의 매칭 정도를 통해 매칭 대상 영상을 획득하는 것이고, 이 구별되는 기술특징이 실현하는 것은 영상 검색의 정확성이라고 판단했습니다. 반면, 인용문헌의 기술방안은 멀티미디 객체의 단순한 검색을 실현하는 것입니다. 레퍼런스 영상과 키워드의 매칭 정도를 고려한다면, 검색 중 데이터 계산량은 증가되고 매칭 계산 시간이 늘어나며 검색 효율이 떨어져 멀티미디어 객체의 쉽고 빠른 검색에 영향을 미칠 것입니다. 이로써 출원발명의 구별되는 기술특징을 인용문헌과 결합하는 경우에는 인용문헌의 발명 목적과 기술효과와 모순되게 될 것입니다. 즉, 인용문헌과 심사관이 ‘공지상식’이라고 판단한 구별되는 기술특징을 결합 시 결합 상충이 발생되게 됩니다.
 
둘째, 인용문헌에서 출원발명의 기술문제를 기재하지 않은 경우, 해당 분야의 기술자는 선행기술을 알고 있을 뿐, 창조력을 갖지 않습니다. 그러면 창조력이 없는 해당 분야의 기술자는 선행기술에서 이 기술문제를 기재하지 않았을 때, 이 기술문제의 해결을 쉽게 생각할 수 없습니다. 따라서, 인용문헌의 기초하에 ‘공지상식’이라고 판단한 구별되는 기술특징을 결합하는 것을 생각하기가 쉽지 않을 것임을 주장할 수 있습니다.
 
예시로, 거절결정 복심 사건에서, 심사관은 영상 획득 제어장치를 로딩하여 영상 획득 하드웨어를 열고 제어하는 것이 이 분야에서 ‘공지상식’이라고 판단했습니다. 그러나, 실제로, 출원발명의 어플리케이션 시나리오에서는, 이미지 획득 제어장치는 이미지 획득 하드웨어를 켜기 전에 이미지 획득 하드웨어와 단말기의 호환성을 판단하는 문제를 해결하기 위해 사용된 것이며, 즉 이미지 획득 제어장치는 이미지 획득 하드웨어와 단말기 사이의 호환성을 판단하는 것입니다. 그러나, 인용문헌에서는 호환성을 판단하기 위한 관련 기술문제가 기재되어 있지 않았으며, 이로써 인용문헌의 기초하에 구별되는 기술특징을 결합하여 출원발명의 기술방안을 쉽게 얻을 수 있다고 판단한 심사관의 주장은 성립될 수 없는 것입니다. 결과적으로 이 사건에서 심사관은 상기 의견을 받아들여 진보성 결함을 극복할 수 있었습니다.
 
5. 소결
 
이와 같이, 다양한 관점에서 심사관의 제기한 ‘공지상식’의 심사의견에 대응할 수 있습니다. 의견제출통지서를 대응함에 있어서 제출된 진술서의 내용 또한 나중에 이 특허권의 침해 분쟁이나 무효 분쟁에서 청구항의 해석에 사용될 수 있기에 특허출원의 심사단계에서 의견제출통지서에 잘 대응할 필요가 있습니다.
 
상기 내용과 관련하여 궁금한 사항이 있으면 언제든지 당소로 연락주시기 바랍니다.
 
감사합니다.
 
 
특허법인 유일하이스트
방은희 중국변호사/중국변리사
2020년11월11일
 
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