특허청 심사지침서 제6부 특수한 출원(6408쪽 내지 6409쪽)  

6. 국내우선권주장의 보정

(1) 출원인은 선출원일(선출원일이 2 이상인 경우에는 최선출원일)부터 1년 4월 이내에 국내우선권주장을 보정하거나 추가할 수 있다.[특법55(7)]

(참고) 외국에 출원한 제1국출원과 국내에 출원한 선출원을 기초로 복합우선권주장을 한 경우, 다른 외국출원을 우선권주장에 추가하는 것은 특허법 제54조제7항에 따라 제1국출원일과 국내 선출원의 출원일 중 최선일부터 1년 4월 이내에 할 수 있는데 비하여, 다른 국내 출원을 우선권주장에 추가하는 것은 국내 선출원의 출원일들 중 최선출원일부터 1년 4월 이내에 할 수 있다. 이는 특허법 제55조제7항에서 규정하는 선출원이 같은 조 제1항에 의한 우선권주장 즉, 국내우선권주장의 기초가 된 먼저 한 출원을 의미하기 때문이다.

(2) 특허법 제55조제7항은 국내우선권주장을 보정할 수 있는 자는 ‘제1항에 따른 요건을 갖추어 우선권주장을 한 자’로 규정하고 있다. 따라서 국내우선권주장을 보정하거나 추가하기 위해서는 특허법 제55조제1항에 따라 출원 당시에 국내우선권주장을 하였어야 하며, 출원 당시에 한 국내우선권주장 중 적어도 하나가 특허법 제55조제1항의 요건을 갖추었어야 한다.[특법55(7)]

(3) 국내우선권주장으로 추가할 수 있는 출원은 특허법 제55조제1항에 따른 요건을 갖추어야 한다. 요건의 충족 여부는 ①선출원이 후출원의 출원일 이전 1년 이내에 출원된 출원일 것, ②선출원이 분할출원이나 변경출원이 아닐 것, ③선출원이 무효, 취하 또는 포기되거나 특허여부 결정, 실용신안등록여부결정이 확정되지 않았을 것, ④선출원인과 후출원인이 동일할 것, ⑤우선권주장을 특정할 수 있을 정도로 우선권주장관련 사항을 명확히 기재할 것 등을 기준으로 판단하여야 한다.[특법55(1)]

요건의 충족 여부의 판단 시점은 관련 규정의 취지를 감안하여 달리 적용하여야 한다. 즉, 상기 요건 중 ①의 요건의 판단시점은 후출원시 이고, ③과 ④의 요건은 해당 국내우선권주장을 보정하거나 추가하는 시점을 기준으로 판단한다.

(참고) 가공의 출원, 타인의 출원 또는 특정할 수 없는 출원을 기초로 국내우선권주장을 한 경우, 그 국내우선권 주장은 원천적으로 무효이므로 우선권주장을 보정하거나 추가할 수 없다.

(4) 선출원일부터 1년 4월 이내에 국내우선권주장을 보정할 수 있는 범위는 복합우선권주장에 있어서 우선권주장의 전부 취하, 일부 취하 및 우선권주장의 명백한 오기를 정정하는 보정은 물론 우선권주장을 추가하는 보정도 가능하다. 다만, 특허법 제56조제2항에 의하여 선출원일부터 1년 3월이 경과한 때에는 우선권주장을 취하할 수 없다. 복합우선권주장에 있어서 선출원일부터 1년 3월의 경과 여부는 각각의 선출원일부터 계산한다.[특법55(7), 특법56(2)]

최선출원일부터 1년 4월 후에 할 수 있는 국내우선권주장의 보정은 조약우선권주장과 같이 명백한 오기에 한한다.

(참고) 우선권주장을 취하하고 추가하고자 하는 경우 취하서를 별도로 제출하지 않고 1건의 보정서에 보정사항을 모두 기재하여 제출하여도 된다.