특허취소신청의 신청대상과 취소사유에 관하여

특허법인 유일하이스트

이동규 변리사

 특허취소신청이란 특허권이 소정의 특허취소사유에 해당되는 경우 설정등록일로부터 일정기간 내에 누구든지 특허심판원에 그 특허권의 효력을 소급하여 소멸시켜 줄 것을 요구하는 신청으로써, 2016.02.29 개정법에 따라 마련되었다.

 종래에는 설정등록일로부터 등록공고일 후 3개월 이내에 한하여 이해관계자가 아니더라도 누구든지 특허무효심판을 청구할 수 있었으나, 절차가 복잡하며 불복 시 소송절차를 수행하여야 하고 청구인에게 비용부담이 발생하는 점 등의 이유로 제3자가 활용하기 어려운 문제가 있었다. 이에, 개정법에서는 종래 특허무효심판제도의 공중심사기능을 삭제하는 대신 간단하고 신속하게 등록특허를 재검토할 수 있는 특허취소신청제도를 신설하였다.

 신설된 특허취소신청제도에 의하면, 취소이유가 제출된 이후에는 특허청이 특허권자를 상대하게 되므로 신청인으로서는 당자사로서 절차를 밟아야하는 부담이 없는 장점이 있으나, 동일한 이유로 사건에 직접 개입할 수 없는 단점도 있다고 할 것이다.[1]

 특허취소신청의 대상이 될 수 있는 특허권은 개정법 시행일인 2017.03.01 이후 설정등록된 특허권이며(부칙 제10조), 따라서 출원일이 시행일 이전이더라도 설정등록일이 시행일 이후인 특허권이 대해서는 특허취소신청이 가능하며, 다만 그 기간은 설정등록일로부터 등록공고일 후 6개월 이내로 제한된다.

 또한, 특허취소사유는 1)제29조에 위반된 경우(제29조제1항1호에 해당하는 경우 및 그로부터 쉽게 발명할 수 있는 경우는 제외) 2)제36조제1항 내지 제3항에 위반된 경우로 제한되는데(제132조의2제1항), 공지 또는 공연실시의 입증에 상당한 시간이 소요될 수밖에 없으므로 절차의 신속성을 위한 특허취소신청제도의 취지에 부합하지 않기 때문에 제29조제1항제1호 위반의 사유는 제외된다.

 또한, 특허공보에 게재된 제87조제3항제7호에 따른 선행기술에 기초한 이유로는 특허취소신청을 할 수 없는데(제132조의2제2항), 이는 심사관이 통지한 거절이유의 선행기술에 관한 정보로서 심사관이 이미 검토한 선행기술이기 때문에 마찬가지로 제도의 취지상 취소사유에서 제외된다.

 다만, 취소신청의 사유 중 일부만이 심사관이 통지한 거절이유의 선행기술이고 나머지는 그에 포함되지 않는 경우가 문제될 수 있는데, 진보성 판단 시 둘 이상 인용대상의 조합으로부터 쉽게 발명할 수 있는지 여부를 판단하는 점을 고려할 때 일부만이 심사관이 통지한 선행기술인 경우에는 취소신청을 허용함이 타당하다고 사료된다.

 이하, 특허취소신청의 절차에 관하여 기간과 함께 간략히 살펴본다.

 전술한 바와 같이 신청인은 설정등록일로부터 등록공고일 후 6개월 이내에 취소신청을 하여야 한다. 특허청은 취소신청을 우선 검토한 후 절차의 간소화를 위해 취소신청의 이유가 있다고 인정되는 경우에 한하여 특허권자에게 취소이유를 통지한다(통상적으로, 취소신청기간 마감일로부터 5~6개월 후).

 취소이유를 통지받은 특허권자에게는 발송일로부터 4주(지정기간) 이내에 의견서제출 및 정정청구를 할 수 있는 기회가 부여된다.

 특허취소신청에 대한 결정이 있는 때에는 그 결정의 등본을 송달하며(통상적으로, 의견서제출기한 마감일로부터 3~4개월 후), 특허청은 취소신청이 이유있다고 인정되는 경우 취소결정하고 취소신청이 특허취소사유에 해당하지 않거나 특허공보에 게재된 선행기술에 기초한 것일 경우 기각결정한다.

 특허권자는 취소결정에 대하여 송달일로부터 30일(법정기간) 이내에 특허법원에 불복할 수 있으나, 신청인은 기각결정에 대하여 불복할 수 없고 송달 시 확정된다. 다만, 취소신청과 무효심판 간에는 일사부재리가 적용되지 않기 때문에 신청인은 무효심판을 통해 동일증거로 다시 다툴 수 있다.

 한편, 특허취소신청제도가 시행된 이후 19년 말까지 처리된 사건에 대한 결과를 살펴보면 다음과 같다(참고로, 18년 특허 및 실용신안 무효심판의 무효율은 57.9%이다)[2]

 

 

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[1] https://www.legaltimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=50655