| [논단] 직접침해와 간접침해와의 관계 |
| 등록일 : 2018.12.07 │ 조회수 : 10,618 |
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직접침해와 간접침해와의 관계
특허법인 유일하이스트
박종협 변리사 Ⅰ 서론 특허권의 침해 여부는 중요한 특허 이슈에 해당한다. 특허권 침해의 종류는 대표적으로 직접침해(특허법 제94조 등), 직접침해의 개연성이 높은 행위에 대해 특허권의 침해로 의제하는 간접침해(특허법 제127조) 등이 있다. 간접침해는 특허권의 실효성 확보를 위하여 도입되었지만, 직접침해에 해당하지 않는 행위에 대해서까지 간접침해를 무조건 인정한다면 특허권이 부당하게 확장될 우려가 있어 문제가 되고 있다. 이에 간접침해의 성립과 관련하여 직접침해와 간접침해 사이의 관계가 문제되고 있다. Ⅱ 학설 및 판례의 입장 1. 문제되는 사항 ⓐ 특허발명의 실시를 국외에서 하여 직접침해를 하지 않는 자에게 국내에서 간접침해행위에 해당하는 물건을 양도하는 경우(역외적용)와 ⓑ 업이 아닌 특허발명의 실시를 하여 직접침해를 하지 않는 자에게 간접침해행위에 해당하는 물건을 양도하는 경우 등이 문제된다. 2. 학설 ① 직접침해와 별도로 간접침해의 요건만 갖추면 된다는 독립설(다수설)과 ② 직접침해가 있어야 간접침해가 인정된다는 종속설이 있다. 독립설에 의하면 위 문제되는 사항들 모두 간접침해가 성립할 수 있고, 종속설에 따르면 직접침해가 성립하지 않으므로 간접침해도 성립하지 않는다. 3. 판례 판례는 사안별로 달리 판시하고 있다. 역외적용(Ⅱ 1. ⓐ)과 관련하여 대법원 2014다42110 판결은 “특허법 제127조 제1호의 ‘생산’이란 국내에서의 생산’을 의미한다고 봄이 타당하다. 따라서, 이러한 생산이 국외에서 일어나는 경우에는 그 전단계의 행위가 국내에서 이루어지더라도 간접침해가 성립할 수 없다”고 판시하여 종속설의 입장처럼 보여지나, 이는 특허권의 속지주의에 근거한 판단이어서 종속설에 따른 결론이라도 단정하기 어렵다. 한편, 개인적, 가정적 실시행위(Ⅱ 1. ⓑ)와 관련하여 대법원 98후2580 판결은 일반적인 실시가 개인적, 가정적으로 되는 특허발명인 레이저 프린터에 사용되는 감광드럼카트리지를 생산하여 판매하는 행위에 대하여 간접침해 성립을 인정하였다. 이는 마치 독립설에 따라 결론을 내린 것으로 보여진다. 4. 소결 판례에 의하면, 역외적용의 경우, 국외에서 완성품을 조립(생산)하는 행위는 국내 특허권자의 직접침해가 성립하지 않으므로, 국내에서 물품(부품 등)을 생산하여 국외에 수출하는 행위도 국내 특허권자의 간접침해가 성립하지 않는다. 그러나, 개인적, 가정적 실시행위의 경우, 판례에 의하면, 최종적인 특허발명의 실시가 개인적, 가정적 실시여서 국내 특허권자의 직접침해가 성립하지 않더라도, 특허발명의 생산에만 사용되는 물품(부품 등)을 실시하는 행위는 국내 특허권자의 간접침해가 성립할 수 있다. Ⅲ 주요국가의 간접침해의 해석기준 1. 일본 1959년에 처음 신설된 일본 특허법 제101조 제1호 및 제4호는 우리나라의 특허법 제127조와 동일한 내용을 규정하고 있다. 한편, 2002년에 신설된 일본 특허법 제101조 제2호 및 제5호는 미국 등 영미법계와 유사한 간접침해의 성립요건을 규정하고 있으나, 영미법계의 간접침해의 성립요건 중 직접침해의 성립과 관련하여 특허권의 침해 대신 발명의 실시라고 규정하여, 직접침해가 성립하지 않는 경우에도 간접침해가 성립할 수 있도록 규정하였다. 한편, 직접침해의 성립과 무관하게 간접침해가 성립할 수 있음에도 불구하고, 일본에서도 우리나라와 같이 직접침해의 존재가 전제되어야 하는지에 대하여 독립설과 종속설이 대립하고 있다. 다만, 역외적용(Ⅱ. 1. ⓐ)과 관련된 판례(제빵기 사건 등)는 “‘실시’는 일본국 내에서의 것에 한한다고 해석한다고 하여 간접침해 성립을 부정한다.”고 판시하여 우리나라의 판례의 태도와 유사하다. 2. 미국 미국은 유도침해(미국 특허법 제271조 (b))와 기여침해(미국 특허법 제271조 (c))를 규정하고 있다. 특히, 기여침해는 직접침해(미국 특허법 제271조 (a))의 존재를 전제로 성립할 수 있다는 점에서, 미국은 종속설에 기반하여 유도침해와 기여침해를 규정하고 있다. 이와 같은 입장에서 역외적용과 관련된 판례(Laitram 사건)도 국내에서 직접침해가 성립되지 않았으므로 간접침해의 성립도 부정하고 있다. 다만, 조립이 외국에서 이루어지더라도 부품의 제작수출에 대하여 간접침해의 책임을 지도록 제271조 (f)항을 신설하였다. 3. 중국 중국은 간접침해에 대해 따로 규정을 두고 있지 않지만, 일반적으로 사법부는 「민법통칙」 제130조 공동불법행위조항을 기준을 적용하여 판단한다. 간접침해 성립의 전제조건으로 직접침해의 발생이 존재하여야 하는지에 대해서는 독립설과 종속설이 대립하고 있고, 종속설(공동침해설)이 다수설 및 대부분의 판례의 견해이다. Ⅳ 결론 미국과 중국의 경우, 종속설의 입장에서 간접침해 규정을 입법하거나 적용하고 있어, 직접침해가 되지 않는 역외적용의 경우에도 자국 내에서의 간접침해를 부정하고 있다. 하지만, 우리나라와 일본의 경우, 명문의 규정에 따라 해석할 때 직접침해의 성립과 무관하게 간접침해의 성립할 수 있으나, 역외적용의 경우와 관련된 판례는 간접침해의 성립을 부정하고 있다는 점에서 특징이 있다. 참조 1 – 주요국 특허법상 간접침해 해석기준 비교•분석을 통한 국내 간접침해 제도 개정 방안 연구, p. 7 내지 p.149 참조 2 – 이지 특허법 제16판, p.893 |
