| [논단] 해외특허출원의 심사기간을 단축하는 방안 | ||||||||||||
| 등록일 : 2018.05.23 │ 조회수 : 15,464 | ||||||||||||
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특허법인 유일하이스트
박종협 변리사
1. 서론 지식재산권의 세계화에 따라, 출원인은 해외특허출원을 통해 각국에 대한 특허권을 신속히 확보하길 원한다. 그러나, 각국의 특허청마다 특허를 심사하는 방식이나 법 조항 등이 다르기 때문에, 각국의 특허청마다 심사기간에 차이가 있다. 특히, 유럽특허출원의 경우, 유럽 특허청의 심사절차는 평균 4년 내지 5년 정도 걸리는 것으로 알려져 있어, 조속한 권리화를 도모하는데 어려움이 있다. 따라서, 각국의 특허청은 심사기간을 단축하기 위해 각국의 고유한 제도를 마련하거나, 각국의 특허청 간에 특허심사에 대한 협약을 맺고 있다. 이하에서는, 심사기간을 단축하기 위한 특유한 제도와 특허심사에 대한 협약에 대해 설명한다. 2. 유럽 특허청의 PACE(Program for Accelerated prosecution for European patent applications) 프로그램 (1) 의의 유럽 특허청의 고유한 제도인 PACE프로그램은 출원서에 신속한 심사를 요청하면 우선 심사를 고려하는 프로그램이다. (2) 특징 PACE 프로그램은 심사에 포함되는 각각의 절차(서치, 심사 등)에 대하여 개별적으로 PACE 프로그램 청구를 할 수 있다. PACE 프로그램 청구된 특허출원에 대하여 심사관은 우선 심사를 고려할 수 있다. 다만, 심사관을 법적으로 구속하지는 않는다. (3) 비용 PACE 프로그램 신청에 대한 유럽 특허청에 내야 하는 관납료는 없다. 다만, 해외대리인의 수임료가 존재한다. 예를 들어, 출원인이 해외대리인(TER MEER)에 PACE 프로그램을 진행해줄 것을 요청하는 경우, 출원인은 TER MEER에게 120 유로(EURO)를 지불해야 한다. 3. 특허심사하이웨이(PPH: Patent Prosecution Highway) (1) 의의 특허심사하이웨이(이하, PPH라 함)는 시행국에 공통으로 특허를 출원한 출원인이 상대국에서 우선심사 또는 조기심사를 받아 신속하고 효율적으로 특허권을 취득하기 위해 마련된 제도이다. 종래 주요 출원국 중 하나인 대만은 한국과의 관계에서 PPH를 시행하지 않았으나, 2015년 7월 1일부터 PPH를 실시하기 시작하였다. (다만, PCT-PPH는 미실시) (2) 요건 ① 일국 특허출원이 상대국 특허출원을 우선권 주장의 기초로 하고, ② 상대국 특허출원에 특허 가능한 청구항이 한 개 이상 존재하고, ③ 일국 특허출원의 모든 청구항은 상대국 특허출원에 특허 가능한 청구항과 상응해야 하며, ④ 일국 특허출원에 심사청구가 되어 있어야 한다. (3) 절차 ① 상대국 특허청이 특허 가능하다고 판단한 청구항 ② 심사관련통지서 ③ 인용문헌 ④ 일국 특허출원 및 상대국 특허출원의 등록 가능한 청구항의 대응관계설명표가 필요하다. 일부는 번역문을 함께 제출한다. (4) 비용 PHH 신청에 대한 각국의 특허청에 내야 하는 관납료는 국가마다 다르다. 예를 들어, 한국의 특허청의 경우 관납료는 20만원이고, 일본 특허청, 유럽 특허청의 경우 관납료는 없다. 출원인이 일국 특허청에서의 특허결정(NOA: Notice of Allowance)을 이유로 상대국 특허청에 PPH 를 요청하는 경우, 출원인이 해외대리인에게 지불해야 하는 수임료는 상당하다. 예를 들어, 출원인이 미국 특허청에서의 NOA를 근거로 유럽 특허청에 PPH를 요청하는 경우, 해외대리인인 TER MEER에 지불해야 할 수임료는 약 450 유로(EURO)이다.
4. PACE 프로그램과 PPH 비교 PPH신청을 통한 특허 등록가능성은 PPH 신청의 근거가 된 특허결정 국가 또는 PPH 신청 국가에 따라 달라질 수 있으나, PPH는 외국특허청의 심사결과를 반영하여 보정된 출원을 심사하므로, 등록가능성이 높아질 가능성이 있다. 예를 들어, 미국 특허청 심사자료에 의하면, 미국특허출원을 진행할 때 한국과 미국 간의 PPH를 이용할 경우, 특허등록률이 90%에 육박한 것으로 나타난다. 또한, 한국과 미국 간의 PPH 시범 운영결과 상대적으로 적은 횟수의 의견제출통지서에 대응하여 특허결정을 받았던 것으로 나타난다. 다만, PPH는 여러 가지 복잡한 서류들과 보정서를 준비해야 하므로, 절차가 복잡하다. 또한, 유럽특허출원의 경우, PPH 신청이 있더라도 유럽 특허청이 자체적으로 선행기술조사 및 특허심사를 진행하기 때문에, PPH는 미국특허출원에 비해 등록가능성이 높다고 보기 어렵다. 따라서, 유럽특허출원을 할 때는PACE 프로그램을 이용하는 것이 유리하다. PACE 프로그램은 간단히 신청서를 제출하여 우선 심사를 받을 수 있다. 5. 결론 각국에 특허출원을 하고자 하는 경우, 출원인은 각국의 특허청에 적합한 제도를 적극적으로 활용해볼 수 있다. 미국 등의 국가로부터 특허결정을 받은 경우, 이를 활용하여 다른 국가에서도 신속한 특허등록을 받고자 하는 경우, PPH를 적극 이용하는 방안을 고려해볼 수 있고, 유럽에 특허출원을 하고자 하는 출원인은 보다 신속한 심사결과를 받아 보기 위해 PACE 프로그램을 이용하는 방안을 고려해볼 수 있다. |
