특허법인 유일하이스트
김근희 변리사

   미국 특허법에서는 특허 침해가 인정되는 경우 소정의 조건 만족 시 법원 재량에 의해 손해액의 3배까지 배상액을 부과할 수 있는 규정(제284조)이 있다. 고의(Willfulness)가 인정되는 경우 침해자가 부담해야 할 손해배상액이 3배까지 늘어날 수 있으므로, 필수적으로 고의 기준에 대한 다양한 논의와 역사가 있어왔다.

           이에, 종래 Seagate 판례상의 기준으로는 2단계 판단으로써 1)객관적인 침해와 2)주관적 인식 – 악의, 객관적인 무모함이 있어야 한다는 것이었지만, 미국 대법원의 Halo 판결은 이를 수정하여 1)객관적인 침해는 그대로 하되, 2)주관적 인식의 판단 시 객관적인 무모함의 요건을 없애고 특허 침해자가 침해 행위를 알았거나 아는 것이 명백하다는 주관적인 인식의 입증만으로 고의성을 판단할 수 있도록 판시하여 기존의 주관적인 인식의 요건을 보다 완화한다. 결과적으로 이는 특허권자가 침해자가 고의임을 증명할 수 있는 범위가 넓어지는 결과를 초래하게 되어 이로 인한 침해자의 대응방안이 중요하게 된다.

           구체적인 대응방안으로, 대법원의 Halo 판결 이후 침해자는 특허권의 존재를 알았을 때 조치를 취해야 한다. 침해자의 대응 타이밍이 변한 것으로, 종래 기준에 의한다면 침해 금지 경고장을 받은 이후에도 특허 기술을 사용해도 고의의 요건이 충족되지 않을 가능성이 다소 있었으나 최근 판례에 의한다면 경고장을 받고도 조치를 취하지 않는다면 고의라 판단될 가능성이 현저하게 높아졌기 때문이다.

           또한 침해자는 특허권에 대한 면밀한 분석이 필요하며, 자사의 제품이 특허 제품과 어떻게 다른지 명확하게 설정해야 할 필요성이 높아졌다. 나아가 특허권에 대한 권리 범위 바깥이거나 특허권 자체가 무효가 될 것이라는 근거를 사전 설정하고 이에 대한 제품 판매를 수행해야 함이 바람직하다. 이러한 과정에서, Halo판결 이후에는 침해자가 경고를 받았을 시 변호인에 대한 전문적인 의견을 미리 청취하는 것이 보다 필수적인 과정으로 부상한다. 이는 Halo판결 이후에는 특허권자로부터 침해의 경고를 받고 난 후 주관적인 인식이 성립된다고 보게 되었으므로, 변호인으로부터 해당 건에 대한 구체적인 의견을 받아야 고의가 아님을 입증할 수 있는 비교적 유효한 방어수단을 갖출 수 있기 때문이다.

           물론, 변호인의 의견 자체로 법적 효력이 발생하지는 않는다. 변호인의 의견이 결론으로서 단순하게만 제시되었다면 방어 방법으로서는 더더욱 부족하다. 다만, 구체적인 사안이 충실하게 분석되고, 면밀한 판단이 부가 된 변호인의 합리적인 의견은 침해자의 선의를 입증하는 데 도움이 됨은 당연하다. 하지만 변호인의 의견서를 바탕으로 고의 침해의 방어를 수행한다면, 증거 개시 절차에서 변호사-의뢰인 간의 특권을 포기한 것으로 간주되어 넓은 범위의 증거개시가 있을 수 있다는 사실을 고려해야 할 것이다.

           마지막으로, 일반적인 대응방안처럼 특허권 자체의 무효를 주장해도 될 것이다. 무효율이 높은 IPR은 특허권에 대한 효과적인 공격수단이 될 수 있으며, 침해판단의 위험도가 높은 경우 무효의견을 준비하여 IPR의 과정도 대비하는 것이 효율적일 것이다.