특허법인 유일하이스트
김근희 변리사

IPR(Inter partes Review)이란 미국 특허청에서 진행되는 특허 무효심판 중의 하나이며, 이는 미국 신 특허법개정(AIA)에 의해 도입되었다. 이는 무분별한 특허침해소송을 억제하고자 하는 취지에서 도입되었지만 특허권자의 입장에서는 무효에 대한 방어가 부담되고, 특히 2013-2017년도에서의 IPR개시율은 평균 72%이며 개시된 청구항 중 81%가 무효화되어 보다 적극적인 방어에 대한 필요성이 대두되고 있다.

           구체적으로, 특허권자 입장에서 IPR의 무효율을 낮추기 위한 방법으로서 가장 효율적인 목표는 IPR자체를 개시하지 않는 전략을 수립하는 것이다. IPR은 무효소송과 비슷하게 IPR신청인에 대한 특허권자의 사전 답변을 제출하는 과정을 활용할 수 있는데, 사전 답변서를 통해 특허권자가 IPR이 진행되어선 안 된다는 논지로 IPR 신청서의 내용을 반박할 수 있으며, 이후 IPR 신청서 제출 후 6개월 이내 또는 사전 답변서 제출 이후 3개월 이내에 특허심판원(PTAB)는 IPR여부를 진행할지 결정한다. 특허권자의 주장이 설득력 있다면 IPR은 진행되지 않는다. 만약, IPR이 진행된다면 12개월 내의 구체적인 특허 무효 심사가 이루어지게 되므로, 특허권자 입장에서는 IPR개시 자체를 막는 것이 보다 효율적으로 방어를 수행하는 방법인 것이다.

           따라서, 출원인이 IPR을 개시하지 않기 위해 행해야 하는 보다 구체적인 방어방법은 다음과 같다.

           1) 출원을 수행하기 전에 선행기술 조사를 엄밀히 할 것.

           2) 선행기술 조사를 통해 발견된 선행기술이 있다면, 선행기술을 근거로 명세서를 작성해야 할 것. 이는 자연스럽게 본 발명이 진보성이 인정될 수 있다는 서술과 같이 해야 할 것이다.

           3) 출원서 작성시, 발명 내용을 길고 자세하게 쓰며, 다양한 실시예를 서술하여 청구범위를 서포트 할 수 있도록 할 것.

           4) IPR에서는 보정을 거의 받아주지 않으므로 이를 염두해 둘 것.

           5) 청구항을 보다 좁게 작성 할 것. 과거에는 이러한 청구항의 권리범위가 좁아 좋은 청구항이라 할 수 없었지만, 무효율이 높은 환경에서는 살아남는 청구항이 중요하게 여겨질 수도 있을 것이다.

           6) 기능식 청구항(Means-Plus-Function Claim)의 작성을 고려해볼 것. 기능식 청구항은 청구항 해석에 대한 원칙인, BRI(Broadest Reasonable Interpretation) 해석에 해당하지 않아 살아남을 가능성이 비교적 높다.

           7) 신청인의 답변은 약 14000자의 글자 제한이 있으므로, 청구항 수가 많다면 어느 정도 방어가 가능할 것이다.

           8) IPR신청을 받았다면 기재불비 이슈를 우선 점검한다.

           9) IPR 답변서를 제출할 시 신중하게 선언문을 제출하고, 면밀히 검토한다.

           다만, IPR제도 자체가 없어질 수도 있다는 것이 최근 미국 특허청의 입장이므로 IPR자체가 사라질 여지도 남아있다.