미국 특허법 제101조는 특허 적격성이 있는 발명의 범위로 Process/Machine/Manufacture/Composition of matter를 설정하고 있다. 따라서 과학 법칙이나 자연적인 현상 혹은 수학적 알고리즘 등은 특허 적격성이 인정되지 않으며 이에 소프트웨어 발명의 경우 그 특허 적격성에 대한 논란이 있다. 그러나 2014년 미국 연방 대법원에서 Alice Corp. v. CLS Bank International (이하 ‘앨리스’)판결이 있은 후 이른바 ‘The 2-part Alice Test’를 통해 특허 적격성을 판단하는 기준이 세워졌으며, 이후 미국 연방항소법원에서는 엘리스 판결을 적용하여 많은 소프트웨어 발명들이 특허 적격성이 없어 무효화 시킨다.

그럼에도 연방항소법원에서 특허 적격성을 인정받은 판결들도 나오고 있다. 특히 2014-2017기간에 불과 7가지 사례만이 소프트웨어 발명의 특허 적격성을 인정 받았으나 최근 2018년 초반에는 4가지 사례가 특허 적격성을 인정 받거나 또는 재고해볼 여지가 있어 하급심으로 환송되는 등 특허 적격성이 적극적으로 인정받고 있으며 따라서 위의 판결들에 기반하여 소프트웨어 발명에 대한 특허 전략을 수립해볼 필요성이 대두되고 있다.

구체적으로, Finjan, Inc. v. Blue Coat Systems, Inc. (2018. 1.10) 판례에서는 소프트웨어가 구체적인 컴퓨터의 기능 향상을 이끌어 낼 수 있다면 소프트웨어 특허에도 특허 적격성이 인정되며 향상(Improvements)에 대한 구체적인 과제 해결 방법이 명세서에 묘사되어야 한다고 판시했다. 마찬가지로 Core Wireless Licensing v. LG Elecs. Inc. (2018. 1.25) 판례도 같은 취지를 적시하며 기술적 향상에 대한 서술이 중요함을 다시 한 번 강조했다.

또한, Berkheimer v. HP Inc. (2018. 2.8) 판례에서는 특허 발명이 해결하려는 문제를 명확히 하고 문제에 대한 해결방법을 어떻게 수행하는지 구체적으로 묘사되어야 특허 적격성이 인정된다는 취지를 판시하여 출원서의 역할과 종래 기술에 대한 명확한 문제 해결이 필요함을 역설했으며 AatrixSoftware,Inc. v. Green Shades Software, Inc. (2018. 2.14) 판례는 이러한 취지의 연장선으로 해당 발명이 종래 기술에 대한 기술 개선을 주장하며 청구항을 개시한 바, 특허 적격성에 대한 인정의 여지가 있어 지방 법원으로 환송시켰다.

결과적으로, 소프트웨어 발명의 특허 적격성이 인정받기 위해선 1) 발명이 해결하려는 문제와 해결 방법 및 예시를 구체적으로 개시하고, 2) 종래 기술과 병행에서 사용 가능하다는 서술을 가급적 피하며, 3) 추상적인 아이디어가 아닌 컴퓨터의 기능 향상에 주목하여 청구항을 작성해야 하는 전략이 필요함을 시사한다. 이는 미국 특허심판원(PTAB)에서도 마찬가지며, 최근 MPEP(미국의 심사지침서)에서 ‘명세서 전체서술’을 기반으로 특허적격성을 판단하게 되는 개정이 이루어진 바, 제시 가능한 증거가 많아져 특허권자에게 보다 유리하게 되었으므로 출원인의 경우 미국 특허 심판원에서 특허 적격성이 인정받지 않는다면 추가적으로 항소(Appeal)를 고려해도 좋은 전략일 것이다.