| [논단] 정정심판인용심결의 재심사유 해당 여부 |
| 등록일 : 2020.01.23 │ 조회수 : 7,577 |
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첨부파일 : 정정심판인용심결의 재심사유 해당 여부.pdf |
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특허무효심판에 대한 심결취소소송의 사실심 변론종결 이후에
정정심판 인용심결 확정된 경우 재심사유에 해당하는지 여부 -대법원 2020.1.22 선고 2016후2522- 특허법인 유일하이스트
기존 판례(2000다69194 등)는, 정정심판 인용심결은 소급효를 가지므로 정정 전의 특허발명을 대상으로 하여 무효 여부를 판단 원심판결에는 민사소송법 451조1항8호 중 “판결의 기초가 된 행정처분이 다른 재판이나 행정처분에 따라 바뀐 때”에 해당하는 재심사유가 있다고 하여 이른바 ‘정정파기’를 인정하며 특허법원으로 파기환송하였다.이동규 변리사 2020년 01월 23일 그런데, 이와 같은 재심사유를 인정한다면 정정심판 인용심결이 확정된 경우 상고심을 파기환송하고 특허법원에서 다시 판결을 내려야 하는 절차반복(캐치볼 현상)으로 인해 특허소송이 지연되는 문제가 있었으며, 대법원은 다음과 같은 네 가지 이유로 기존 판례를 변경하였다. 1) 심결취소소송은 행정처분인 심결에 대한 항고소송으로서 그 소송물은 심결의 실체적, 절차적 위법성 여부이며, 따라서 심결과의 관계에서 원처분으로 볼 수 있는 특허결정은 심결취소소송에서 ‘심리, 판단해야 할 대상’일 뿐 ‘판결의 기초가 된 행정처분’으로 볼 수 없음 2) 정정심결이 인용확정되었다고 하더라도 정정무효심판으로 다툴 수 있으므로 특허권자와 제3자 사이에는 계속해서 정정 전의 명세서 등에 따른 특허의 무효여부에 대한 분쟁이 있는 것이고, 따라서 정정 전의 명세서 등에 따른 특허발명의 내용이 정정인용심결에 따라 ‘확정적으로’ 변경되었다고 단정할 수 없음 3) 특허법 136조10항의 정정심결의 소급효는 정정제도의 실효성을 추구하여 특허권자의 불이익을 예방하고자 하는 것이지 정정 전의 명세서 등에 따라 발생된 모든 공법적, 사법적 법률관계를 소급적으로 변경시킨다는 취지로 해석하기 어려움 4) ‘정정파기’를 인정할 경우, 소송절차뿐만 아니라 분쟁의 해결을 현저하게 지연시키는 것으로 허용되지 않음 또한, 대법원은 이상의 법리가 1) 권리범위확인심판에 대한 심결취소소송, 특허권 침해를 원인으로 하는 민사소송뿐만 아니라 2) 특허무효심판절차에서의 정정청구에 대한 확정심결에 대해서도 적용된다고 하여 관련 선례들을 모두 변경하였다. 그러나, 소수의견에서 밝힌 바와 같이, 예를 들어 상고심이 정정심결이 인용되었음에도 파기환송하지 않고 특허를 무효로 하는 심결을 확정한 경우, 무효 된 특허는 정정 전의 명세서 등에 따른 것이므로 정정 후 명세서 등에 의한 특허의 무효여부가 불분명한 문제가 있다. 보충의견은 이러한 문제를 인정하며 사실심 법원으로서는 소송진행 중 특허권자에게 정정의 기회를 적정하게 부여함으로써 소송절차에서 적합한 절차적 보장이 이루어지도록 하여야 한다고 하고 있으며, 이에 대해서는 관련한 후속 판례가 필요하다고 판단된다. 다만, 대법원 판결에 의하면 정정심판 인용심결이 재심사유로 인정되지 않으므로, 출원인으로서는 특허법원의 심결취소소송 계속 중에 정정심판을 청구하고 사실심 계속 중에 정정심판의 심결이 확정되도록 소송절차의 중지를 신청하는 방안이 바람직하다고 사료된다. |
